Der BGH hat in seinen jüngsten Entscheidungen über das ÖKO-TEST Siegel am 12. Dezember 2019 (Az. I ZR 173/16, I ZR 174/16 und I ZR 117/17), dass dasjenige Unternehmen, das den Ruf einer Marke ohne finanzielle Gegenleistung ausnutze, gegen Markenrecht verstößt.

Ohne Lizenz darf demnach nicht ohne weiteres mit dem ÖKO-TEST Label geworben werden. Unternehmen dürfen vielmehr das Label nur für ein konkret getestetes Produkt werden.

Was ist geschehen?

Die Klägerin ist Verlegerin und Herausgeberin des Magazins ÖKO-TEST, das nunmehr seit drei Jahrzehnten herausgegeben wird. In diesem werden Waren- und Dienstleistungen veröffentlicht.

Klägerin: Inhaberin vom ÖKO-TEST Siegel

Seit 2012 ist sie Inhaberin der eingetragenen Unionsmarke, die das ÖKO-TEST Siegel wiedergibt und markenrechtlichen Schutz für die Dienstleistungen „Verbraucherberatung und Verbraucherinformation bei der Auswahl von Waren und Dienstleistungen“ gewährt. Konsequenzen des Schutzes ist es, dass derjenige, der damit werben möchte, einen Lizenzvertrag abschließen muss. Der Lizenzvertrag sieht vor, dass das Label nur für das konkret getestete Produkt genutzt werden darf.

Klage gegen drei Unternehmen

Die Klägerin hatte mehrere Unternehmen verklagt, die Waren mit dem Label in ihren Online-Shops anboten, ohne einen Lizenzvertrag mit der Klägerin abgeschlossen zu haben. Dabei ging es um Babyprodukte, Lattenroste, Fahrradhelme und Kopfkissen.

Die Beklagte im Verfahren I ZR 173/16 bot Babyprodukte an, die zuvor in einer anderen Farbgestaltung getestet wurden. Die getesteten Produkte erhielten das Siegel, mit dem auch für die anderen, online-gestellten Farbgestaltungen geworben wurde.

Im Verfahren I ZR 174/16 bot die Beklagte Lattenrost und Fahrradhelme an, die ebenfalls in verschiedenen Ausführungen getestet wurden, wovon jedoch nicht alle Testprodukte das Siegel erhielten.

Ähnlich verhielt es sich im Verfahren I ZR 117/17. Die Beklagte bot Lattenrahmen und Kopfkissen in verschiedenen Größen an. Die Angebote wurden ausgewiesen mit dem ÖKO-TEST Siegel. Allerdings wurden Lattenrahmen und Kopfkissen nur in einer der angebotenen Größen getestet worden. Erst nach Veröffentlichung des Angebots schlossen die Parteien einen Lizenzertrag zur Nutzung des Siegels.

Was begehrte die Klägerin?

Die Klägerin sah sich in ihren Rechten an der Unionsmarke verletzt und nahm die Beklagten auf Unterlassung und Erstattung von Abmahnkosten in Anspruch. Sie sah die Verletzung in der Werbung mit dem ÖKO-TEST-Siegel, obwohl eine vorherige Testung an den besagten Produkten nicht stattfand.

Wie entschied der BGH zum ÖKO-Test?

Der BGH sah in allen drei parallellaufenden Verfahren eine Verletzung der bekannten Marke der Klägerin durch die Zeichennutzung. Die Nutzung fand entgegen der Bestimmungen aus Art. 9 Abs. 1 Satz 1 und 2 Buchst. C GMV und Art. 9 Abs. 1 Und 2 Buchst c UMV statt.

Der BGH bestätigte die Ansicht der Berufungsgerichte, die die Bekanntheit der Klagemarke bejahten.

Rechtsverletzung durch Markennutzung von ÖKO-TEST

Zudem ist eine rechtsverletzende Benutzung der Klagemarke gegeben, weil der Verkehr das von den Beklagten verwendete Logo mit der Klagemarke gedanklich sofort verknüpft und Assoziationen hervorruft. Die Beklagten haben die potenziellen Kunden bestimmte Informationen über die Beschaffenheit und Qualität ihrer Produkte vermittelt und hier durch Bezugnahme auf die bekannte Marke der Klägerin einen bestimmten Eindruck hervorgerufen.

Bereits hier berichteten wir, wann es zu einer unrechtmäßigen Markennutzung kommt.

Zeichähnlichkeit vs. Zeichenidentität

Die Bekanntheit der Klagemarke und die hohe Zeichenähnlichkeit wiegen so schwer, dass die Unähnlichkeit der betroffenen Waren und Dienstleistungen eine gedankliche Verknüpfung dennoch nahelegt.

Im hiesigen Fall ist von Zeichenähnlichkeit auszugehen, nicht hingegen von Zeichenidentität. Dies liege daran, dass die Beklagten jeweils das als Marke geschützte „leere“ Testlogo um die Angaben zum Testergebnis und der Testfundstelle ergänzten. Die von der Marke erfassten Dienstleistungen (Verbraucherberatung und -information) und die von den Beklagten jeweils erbrachten Handelsdienstleistungen sind einander jedoch nicht ähnlich.

Ein Händler, der im Rahmen seines Warenangebots über die Eigenschaften einer Ware und deren Bewertung in einem von Dritten durchgeführten Test informiert, erbringt neben der Handelsdienstleistung nicht zugleich die Dienstleistung der Verbraucherberatung und -information.

Der BGH stimmte den Berufungsgerichten dahingehend zu, dass die jeweils angegriffene Zeichenverwendung die Wertschätzung der Klagemarke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.

Der BGH gab bereits mehrfach vor, dass bei Versuchen Dritter, sich durch die Verwendung eines mit einer bekannten Marke identischen oder ihr ähnlichen Zeichens von ihrer Anziehungskraft und ihrem Ansehen zu profitieren und weiteren Eigenaufwand die wirtschaftlichen Anstrengungen des Markeninhabers auszunutzen, so ist der sich aus dieser Verwendung ergebende Vorteil als eine unlautere Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der Marke anzusehen.

Im Vergleich zur Klägerin, die zur Schaffung und Erhaltung des guten Rufs und der Bekanntheit ihrer Marke enorme Anstrengungen auf sich nehmen musste, haben die Beklagten sich die Werbewirkung der Marke ohne finanziellen Beitrag und Anstrengung zu Nutze gemacht.

Insofern ist es nicht zu beanstanden, dass die Berufungsgerichte das Interesse der Klägerin daran, die Werbung mit ihrem Zeichen daraufhin zu kontrollieren, ob sie ihren testbezogenen Maßstäben genügt, höher bewertet haben als das Interesse der Beklagten, ihre Kunden auf die Bewertung ihrer Produkte durch die Klägerin hinzuweisen.

Insofern muss für jedes weitere Produkt, und sei es noch so ähnlich, ein neuer Lizenzvertrag geschlossen werden, der ein entsprechendes Testverfahren mit sich bringt.

Erfolg für ÖKO-TEST

Für Öko-Test ist das Urteil ein Erfolg. Testanbieter könnten nun sicherstellen, dass Testergebnisse auch tatsächlich für das konkrete Produkt gelten.

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